商标撤三引发的惨案

　　2015年12月21日，笔者手头上有件商标诉讼案正在处理，苦恼于该公司提供的用于商标使用的有效证据欠缺，正苦思着如何将材料整理成可用的证据链时，脑中浮现出往日的一件案子。笔者与同事探讨了前述问题后，当即立刻在中国商标网查询那个商标。结果让笔者震惊了。那一刻，一种遗憾、一种不甘心瞬间在笔者心头蔓延。

　　——记“JIGSAW”商标的浮沉

　　在商标专用期限的第二个10年末，因为第三方的撤销，一个在中国国内存在将近20年的商标，随之无效了！更可怕的是，该商标权利人之后重新注册申请后，又惨遭驳回，继而另一番的驳回复审；驳回的引证商标又是另一方主体新申请的商标，而该方主体申请的商标却又因为此时这个撤三案未完结导致这个商标还处于有效中而很有可能作为它的引证商标了。从2012年到现在的2015年......25类的“JIGSAW”商标，像是跳进一个漩涡，爬不出来。这是一个商标撤三答辩失利引发的“惨案”。造成这“惨案”发生的原因，有诸多。此刻，笔者想通过这个案子来聊聊商标的那些事。

　　一、案情简要

　　（一）主体梳理

　　罗宾逊·韦伯斯特（控股）有限公司（Robinson Webster (Holdings) Limited），成立于1972年9月4日，现注册地址在英国萨里郡，是一家成立非常早的英国公司，拥有“JIGSAW”品牌。Wikipedia英文查询，早先，公司创立人之一Robinson曾经去伊斯坦布尔度假带回一件羊皮外套，别人看到后都很喜欢。于是，Robinson和另一位创始人Webster又去伊斯坦布尔带了六十件羊皮外套回来，开始在英国出售。那是一切的开始。“JIGSAW”品牌截止到2013年5月，在英国已经有56家商店。（为便于叙述，以下简称RW公司）

　　KS LLP是RW公司在英国的IP代理所之一。

　　NTD公司是KS LLP在中国的合作所，代理了RW公司2007年有关商标的续展业务。

　　S公司是代理RW公司在中国的撤三答辩业务。

　　OM公司成立于2002年1月7日，现注册地在美国加利福尼亚州司，专业从事广告、营销等服务，是全球顶级媒体服务商之一。

　　（二）围绕“JIGSAW”商标的时间点梳理

　　1994年11月16日，RW公司委托CCPIT所在中国注册申请“JIGSAW”商标（25类，申请号为880467），并于1996年10月14日核准注册公告，,专用期限为1996年10月14日至2006年10月13日，期限截止前办理了续展申请（RW的商标续展业务是委托NTD办理），专用期限延续到2016年10月13日。

　　2012年1月18日，“JIGSAW”商标被OM公司以连续三年未使用注册商标为由提出撤销申请。

　　2012年3月12日，商标局出具“关于提供注册商标使用证据的通知”，要求提供2009年1月19日至2012年1月18日期间的商标使用证据，截止日期为2012年5月14日，逾期不复，该商标将会被商标局撤销。

　　2012年3月19日，NTD公司告知撤三答辩以及相应证据。

　　2012年3月23日，KS LLP告知S公司有关RW公司对于本撤三案的疑惑，并期待能够得到回复。

　　2012年3月28日，RW公司签署POA，同时在收集相关证据。

　　2012年4月23日，KS LLP将POA传给S公司。

　　2012年5月11日（邮政挂号信），S公司代RW公司对撤三进行答辩。

　　之后，“JIGSAW”商标 被撤销。

　　2011年5月11日，一名叫李伟的湖南人委托北京一公司在25类上注册申请“JIGSAW TAIPEI”商标，2012年4月9日商标局发文驳回，未进行复审，现商标已无效。

　　2013年11月22日，同样位于英国的GD商标公司委托宁波一公司在25类上注册申请“JIGSAW”商标；2014年12月24日被商标局发文驳回，GD商标有限公司进行驳回复审，2015年9月30日驳回复审完成，但中国商标网上未显示注册公告。

　　2014年3月26日，RW公司委托HH公司在25类上提出“JIGSAW”商标的新注册申请；2015年3月，商标局发文驳回该商标注册，RW公司进行驳回复审。

　　2015年11月30日驳回复审完成，但中国商标网上未显示注册公告。

　　对于上述，笔者简要总结下：“JIGSAW”商标一开始为RW公司所注册拥有。李伟于2011年5月11日在25类上注册“JIGSAW TAIPEI”商标，被驳回作引证商标的在先商标很有可能就是RW公司那时候还没被撤销的“JIGSAW”商标。而2013年11月22日，英国GD商标公司注册申请25类“JIGSAW”商标，后面被驳回，很有可能是因为RW公司的“JIGSAW”商标被撤销后还未满一年，需要在撤销一年后才能重新注册。GD商标公司恰恰是在未满一年的时间里提起的新注册申请，显然申请时间不合适。因为，RW公司作为局内人，当然清楚被撤销后最早能提起新注册申请的时间是哪一天了。当然，我们无从得知，2014年3月26日是不是撤销满一年的次日了，如果RW公司的代理机构没有跟它说明这个法律规定的话。然英国GD商标公司的“JIGSAW”商标驳回复审完成时间是2015年9月30日，也就是说在这之前，GD商标公司的商标还是可以作为RW公司的在后申请商标“JIGSAW”被审查时的引证商标。这样一来，RW公司的“JIGSAW”商标撤三一案，在争夺“JIGSAW”商标利益的各个主体之间造成的影响是非常大的。这也体现出商标局在审查时存在一定的鸿沟。

　　（三）结合上述主体和时间点，谈谈“JIGSAW”撤三案和后续的问题

　　“JIGSAW”案中，RW公司提供了2009年1月18日至2012年1月17日期间标识有“JIGSAW”字样的订单、授权书、购货合同、装箱单、提单、发票、输欧盟纺织品产地证等作为主要证据，用来证明“JIGSAW”商标的使用。

　　大家看到这里，也许会有几个疑问。

　　第一，一般在撤三答辩时，最会常用的标识商标的商品图片、照片去哪了？作为一个存在三四十年的公司，RW公司难道提供不出这样的证据吗？什么是商标的使用？

　　第二，所提供的证据仅显示了RW公司与经营者之间的业务关系，这种情况下是否足以对抗撤三？RW公司“JIGSAW”牌商品与大众消费者联系的证据，是否还有？

　　第三，即使有前款的问题，RW公司提出的证据，难道够不上商标意义上的使用吗？如果有欠缺，欠缺在哪里？

　　第四，答辩期限的截止期限是5月14日，但S公司提交答辩的时间却是在5月11日（星期五）。两个月的答辩时间实属宽裕，为何结果是这样？

　　造成撤三案失利的原因到底有哪些？笔者将在下文阐述。

　　二、商标使用

　　（一）什么是商标意义上的使用

　　按照《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”详细来说，包括：

　　1.将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，包括：将商标使用在商品外包装、容器、标签上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册上等；商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检疫证明、报关单上等；其他符合商标法规定的使用方式。

　　2.将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，包括：商标使用在电视、广播、网上视频等媒体中，或者使用在经国务院出版行政管理部门批准公开发行的出版物上；商标使用在广告牌、邮寄广告或者其他广告方式中；商标在各级政府有关管理部门批准举办的展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用商标的印刷品及其他资料、照片等。

　　3.服务商标的使用方式，包括：商标直接使用于服务，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、装饰、招贴、菜单、登记证、价目表、挂号卡、奖券、文具、信笺及其他配套用具用品等；商标使用于与服务有联系的文件资料上，包括汇款单据、发票、发货单、提供服务的协议等；其他符合商标法规定的使用方式。

　　当然，上述使用的证据材料，可以是商标的商标注册人使用注册商标的证据材料，也包括商标被许可使用人使用注册商标证据材料。

　　另，像不可抗力、因国家政策限制停止使用的、因破产清算停止使用的，则是商标不使用的正当理由。

　　（二）“JIGSAW”撤三案的商标使用证据

　　“JIGSAW”案所用的证据以书证居多。按照中国《民事诉讼法》对于书证的要求是：应当是原件，提供原件确有困难的，可以提供经公证与原件一致的复印件......这里的公证不是指所有的公证，而是指按照《中华人民共和国公证法》注册设立的公证机构办理的公证。另外需要注意的是：在台湾当地公证的文件，需要经过中国公证员协会或省、自治区、直辖市公证员协会查证出具证明文件后，方可被承认。另外，对于国外的公证，按照相关的国际条约或协议来施行。

　　“JIGSAW”案中，RW公司提供的所有书面材料均经过英国当地公证处公证，这也可见RW公司具有较强的证据意识，然各代理所与RW公司之间转达的时候，是否提醒了：在国外形成的证据材料，即使经过当地公证，也需要再经中国驻该国使领馆的认证后，方可作为有效的证据。代理机构是否尽到提醒义务，我们无从得知。但这是致命的一点。

　　另外，RW的经营模式是：在中国制造，但产品都是出口到其他国家地区，并没有直接将产品提供给当地消费者。这是否有悖于商标的设立初衷呢？毕竟，商标的存在，是为了标明产品的来源。如果不进入市场，消费者如何通过商标进行搜索。既然没进入，消费者根本无有去搜索的机会，更干商标何事？它的撤三答辩不被采纳，是否因为这一点？这样的使用也许不是商标意义上的使用，像是为了维持商标的效力而所作的使用。。

　　商标的“使用”是撤三最重要的对抗要件。而在撤三案件中，要求的是商业使用。撤三案件中对于商标的证据要求较为严格。RW公司似乎在中国并没有进行商业性使用，似乎只是为了维持商标的效力而使用罢了。

　　（三）什么是商标象征性使用

　　先看一个案例，也许该案能够给大家一个很好的理由和启示。我们来看下第1240054号“大桥DAQIAO及图”商标撤销复审案。

　　杭州油漆公司诉商标评审委员会及金连琴“大桥DAQIAO及图”商标驳回复审行政纠纷一案，北京高院二审判决：在复审三年期间里，使用复审商标的商品销售额仅为1800元，并仅有一次广告行为投放于在全国发行量并不大的《湖州日报》上，且上述销售及广告行为均发生在复审三年期间的最后三个月，故复审商标的上述使用系出于规避《商标法》第四十四条的规定以维持其注册效力的象征性使用行为，而不是出于真实商业目的使用复审商标。商标使用应当具有真实性和指向性，即商标使用是商标权人控制下的使用，该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性，能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务。对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为，不属于《商标法》第四十四条规定的使用行为，不足以产生维持复审商标注册的效力。（北京高院判决）

　　查看中国商标法律法规规章，“商标象征性使用”这个概念并没有直接出现法律条文里，然这是近几年在我国商标评审司法审查实践中出现并被采用的概念。

　　在欧盟审查实践中，“象征性使用”（token use）概念的出现历史较为久远。在欧盟内部市场协调局(OHlM)的有关商标使用的裁定文书中，涉及“象征性使用”（token use）的判定，通常引用的是欧洲法院(ECJ)在C-40／01AnsuL BV VS Ajax BrandbeVeiliging和欧洲上诉法院在La Mer Technology Inc VS Laboratoires Goemar案件中的论述。在上述判决中，相关法院从“真正的使用”（genuine use）入手，排除“象征性使用”的效力，并确立了一系列关于“象征性使用”的原则和标准，主要包括：

　　1）象征性使用是指真正使用并不包括仅出于保留商标权利的目的而进行的象征性使用.(Genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by that mark.)

　　2）关于判定是否为象征性使用的考虑因素：在评估商标的使用是否属于真正使用时，必须考虑所有相关事实和环境，确定商标在贸易过程中的商业利用是否真实，尤其是相关部门是否会认为此类使用是为了让商标所代表的商品或服务取得或维持一定的市场份额而采取的合理行动。

　　3）象征性使用的其他考虑因素：只要商标是用于真正的商业目的，那么即使只是很少使用，仍可构成认定存在真正使用的充分条件；真正使用是指商标的实际使用要求在市场上将商标用于其所保护的商品或服务，而不只是在相关实体的内部使用；真正使用必须涉及已销售或即将销售的商品或服务，且相关实体为这些商品或服务争取客户进行了准备，尤其是广告。(来源：Summary of La Mer Technology Inc VS Laboratoires Goemar)

　　既然如此，这对于那些大型企业把自身的核心商标标识在45个类别上进行了全类别的防御性注册，但是在实际中又并未对其真正使用，这样虽然得到了保护，但是当第三方提出撤三时，由于没有真实的使用，就非常容易被撤销。本文中的“JIGSAW”撤三案，正是如此。

　　三、本案给我们的启发

　　以上是笔者结合“JIGSAW”商标撤三案所做的阐述，这是个案，但其中有些问题也暴露了国内商标代理行业的一些陋习，需要引起大家的重视。在此，笔者结合本案，提出几点意见：

　　1、谨慎选定合作的知识产权代理机构

　　因为各国对于知识产权代理的规定，基本上，外国人/外国企业想要在当地注册知识产权，如果找代理，就必须选择依法设立的商标代理机构办理，即在中国注册的机构。（《商标法》十八条规定）

　　一些企业在往国外发展业务需要注册商标时，它的本土代理机构就会成为它在全球的IP总代理所，然后由其在所要注册商标的国家，一一寻找合适的代理机构，为其办理当地的商标业务。当然，如果企业的法务部或知识产权部力量够雄厚，结合在当地已经/正在设立的营业机构性质，选择性地由自己承担部分代理业务，也是不错的选择。

　　“JIGSAW”商标业务中，是由不同的代理机构办理。我们也可以看到，早期的注册是由在中国非常出名的CCPIT所办理的，续展是NTD公司办理的，而撤三答辩是由S公司办理的。从九十年代到如今这些的改变，也体现着知识产权事务所的管理水平、人员流动变化导致的不一致等等。当然，这也足见总代理所已经为客户“量声订作”服务。然因各国法律的差异，代理机构的服务质量和人员配备的良莠不齐，也是造成一些案子失利的因素。

　　选择的时候，不仅要看该事务所的外语人才，也要看是否配备了基本的法务人员/知识产权律师。

　　2、事务转达中，严格把控各项转达内容及Deadline

　　在大部分事务所里，处理涉外商标信息转达时，需要在转达末尾提出专业意见供客户决策。一般的事务所，是国际部人员自己做的或者咨询过事务所老大后再发邮件给客户。可这转达时，恰恰需要法务人员介入。转达函中有了法务人员的专业意见，才是一个合适的函件。当然如果该国际部人员本身是法律出身的除外。

　　在转达时，一些情况说明也是有必要的。国际部在转达案件的时候，有些信息未能完全提醒法务部。法务部人员仅在上一个流程人员转交的案件材料中“make paper”，除非有做特殊说明。因为基于事务所保护客源的需要，法务人员一般很难与客户直接联系，经过多途径，再次寻找新的材料作为证据。而在很多情况中，因为上游人员为该案设想的抗辩思路，让下游人员有一个先入为主的印象，导致一些可能更有效的策略流失，最终也是让客户承担了不利的责任。

　　除此外，在转达内容的翻译中，应尽量使用原翻译，即主体自己的翻译或者已经在官方的各种机构登记的翻译。“JIGSAW”撤三，主体已经在中国商标局注册商标过，然，NTD公司在转达文件时仍给OM公司作了另一种翻译。殊不知，在转达后，客户的总代理所会根据这个“错误翻译”，再去检索这家公司的商标信息和相关资料，以供答辩；更甚，查询后清楚双方的利弊，利用对方公司的一些未决案件，以供谈判，达成和解协议。不管怎样，多做一些功课而产生的结果，对于客户来说都不是最坏的结果。

　　3、谨慎对待客户要求的全类注册商标

　　一些代理所在面对大型企业提出商标注册时，一般都是劝其在核心类别商标外再注册其余所有商标。一方面这对于企业确实有一定保护，另一方面也是满足事务所盈利之需。然，随着《商标法》确定的制度不断完善，曾经一些打擦边球的做法，也逐渐将被新的制度冲刷出局。作为专业人士，就应该有专业人士的姿态与技能，也需要将各种情况如实反馈给客户。

　　四、结束语

　　到这里，笔者突然对于“象征性使用”有一些质疑。高院的判例认定：象征性使用不是商标使用，从而撤销了商标，但却没有给大众提出一个可供执行的标准。什么样的使用不是象征性使用？销售额1800元、一次地方性广告不能维持其注册效力，那么三年内什么时候使用、使用多少、销售额为什么、在什么样的广告媒介上发布广告才能维持其注册效力呢？谁能给一个量化？《商标法》四十四条的规定是为了鼓励商标的使用，同时也是清除商标注册簿中不使用的商标，以清除他人使用的障碍。（商标局《商标法释义》）

　　而TRIPS协议规定：知识产权是私有权利。笔者认为只要该商标仍有价值，企业仍有保留该项财产的意愿，而不是主动放弃，该商标就不应被撤销。“象征性使用”似乎可以看做这种意愿的表达。而商标局撤销，似乎是对企业不作为的一种惩罚，但却没有给相应的补救措施。

　　还是那句话，法律是上层建筑，永远由经济基础决定。大的经济环境，影响着法院在运用法律的自有裁量。作为专业人士，只能尽可能的做好自己的本分，对得起你所从事的职业。

　　来源：IPRdaily