未注册商标实际使用情况对商标近似判断的影响

　　实践当中，有大量企业在商标申请阶段即开始使用商标，申请中的商标一旦被驳回、被异议，申请人实际使用商标的情况，能否影响商标局、商标评审委员会和人民法院对商标近似的判断？如果有影响，影响的标准如何把握？应该考虑哪些具体因素？笔者试图通过几则案例进行具体分析和讨论。

浅议未注册商标实际使用情况对商标近似判断的影响

——从“五龙”、“滨河九粮液”商标异议复审行政诉讼案说起

　　案例1

　　陕西秦岭蜂业有限公司（以下简称秦岭峰业公司）于2005年11月在第33类“酒（饮料）”等商品上申请注册“五龙”商标，经商标局审查该“五龙”商标于2008年6月初审公告。四川宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液公司）认为该“五龙”商标与其在先核准注册的“五龙宾”商标构成相同类似商品上的近似商标，遂在法定期限内提出异议申请，商标局经审理后认为“五龙”与“五龙宾”商标不构成近似商标，对“五龙”商标予以核准注册；五粮液公司不服商标局裁定向商标评审委员会（以下简称商评委）提出异议复审申请，商评委经审理后认为两商标构成近似，对“五龙”商标不予核准注册；秦岭峰业公司不服商评委裁定向北京市第一中级人民法院（以下简称北京一中院）提起行政诉讼，北京一中院经审理后认为，“五龙宾”商标完整地包含了“五龙”商标，两商标构成近似，因此维持了商评委的裁定；秦岭峰业公司仍不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提出上诉，在上诉中，秦岭峰业公司向法院补充提供了“五龙”商标部分实际使用情况的证据，意在影响北京高院对商标近似的判断。这些证据材料主要包括部分货物名称为蜂蜜酒的增值税普通发票（未显示五龙字样）、蜂蜜酒包装印刷发票（未显示五龙字样）、“五龙”蜂蜜酒被宝鸡市中小企业协会评为协会企业优秀产品、被宝鸡市酒水销售行业协会推选为行业优质产品的荣誉证书、“五龙”蜂蜜酒的照片及贴牌实物等。

　　北京高院经审理后认为，虽然秦岭峰业公司在异议复审及一审特别是二审程序中提交了被异议商标部分使用、宣传方面证据，但由于相关证据或未显示被异议商标、或无法确定其形成时间、或不足以证明其知名度，因此综合考虑在案证据不足以证明被异议商标经过广泛使用、宣传，已经形成了稳定的市场消费群体，从而不会与引证商标造成混淆、误认。最终北京高院认为“五龙”与“五龙宾”商标构成近似商标，维持了商评委裁定及一审判决。i

　　在上述案例中，秦岭峰业公司有意识地在一审、二审中提交“五龙”商标实际使用的证据材料，目的在于证明被异议商标经过使用和宣传，已形成稳定的市场消费群体，从而不会与引证商标混淆。通过二审法院的判决书阐述可以发现，法院是认可通过提供商标实际使用情况来影响商标近似判断的。针对此于，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条有规定：“人民法院在审理商标授权确权行政案件时，……对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”但秦岭峰业公司提供的证据最终却未得到二审法院的采纳，到底怎样的实际使用证据材料才能直接影响到商标近似的判断，我们再介绍一则案例后再来具体分析。

　　案例2

　　甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司（以下简称滨河食品公司）于2005年5月在第33类“酒(饮料)”等商品上申请注册“滨河九粮液”商标，经商标局审查该“滨河九粮液”商标于2007年11月初审公告。四川宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液公司）因为该“滨河九粮液”商标与其在先核准注册的“五粮液”商标构成相同类似商品上的近似商标，遂在法定期限内提出异议申请，商标局经审理后认为“滨河九粮液”与“五粮液”商标构成近似商标，对“滨河九粮液”商标不予核准注册；滨河食品公司不服商标局裁定向商评委提出异议复审申请，商评委经审理后认为两商标不构成近似，对“滨河九粮液”商标予以核准注册；五粮液公司不服商评委裁定向北京一中院提起行政诉讼，北京一中院经审理后认为，被异议商标“滨河九粮液”中的“滨河”易被理解为“九粮液”的修饰，而“九粮液”与“五粮液”仅一字不同，且该区别的文字“九”与“五”均表示数字文字，相关公众容易误认为两商标的商品提供者之间存在某种关联，从而对商品的来源产生误认，因此两商标应当认定构成近似商标，遂撤销了商评委的裁定；商评委和滨河食品公司均不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。在上诉中，滨河食品公司向北京高院补充提供了大量“滨河九粮液”商标实际使用情况的证据，意在影响北京高院对商标近似的判断。其中包括“滨河九粮液”产品自2000-2012年所获得荣誉的证据，“滨河九粮液”在2009年之后主要在甘肃省媒体上所作广告宣传证据，1998-2000年“九粮春”、“九粮液”等产品的销售证据等，甘肃省名牌产品荣誉证书。

　　北京高院经审理后认为，滨河食品公司在被异议商标申请日前的1996年就开始使用“滨河九粮液”商标，并获得一定的荣誉，同时近年来滨河食品公司使用“滨河九粮液”商标的商品在全国性的糖酒博览会、交易会上展览和交易，其使用地域也不限于甘肃省境内。“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群组的诉争商标，应当尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成的，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定。注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。通常情况下，对尚未获准注册的商标，不应考虑其商标的使用及其所获得的知名度情况，但是在特殊情况下可以对其实际使用、所获得的知名度以及不会导致消费者混淆的事实予以考虑。”[ii]

　　与案例1过程相同的是，滨河食品公司同样是在二审中提供了被异议商标实际使用的证据材料；与案例1结果不同的是，滨河食品公司提供的商标实际使用证据得到了二审法院的认可和采纳，并最终影响了与引证商标近似度的判断，改变了一审法院的判决结果。

　　结论与思考

　　笔者认为，通过上述两则案例可以总结出以下观点：

　　第一，北京高院认可未注册商标实际使用情况能够对商标近似判断造成影响。

　　现实中，企业在商标未获准注册前开始实际使用该商标应属常态，因此无论在驳回复审还是异议答辩程序中，提供商标申请人实际使用该商标的证据材料，就成为了商标申请人争取该商标权利的常用方式。在实践当中，经过实际使用并建立了一定市场声誉和形成相关消费群体的商标，其与未实际使用的商标相比，确实与企业之间的联系性、指向性更强，在这种情况下，如果单纯从商标的外形、含义等方面判断两商标的近似程度，就可能会背离商标已经实现区分商品来源基本功能的事实。通过上述两则案例也可以看出，北京高院是完全认可未注册商标实际使用情况能够影响商标近似判断的，但法院在考虑实际使用情况对近似判断的影响时，一般是以是否会“与引证商标混淆、误认”作为判断标准。

　　第二，商标实际使用情况需要达到“经过广泛使用、宣传，形成稳定的市场消费群体”，才可能不会造成混淆、误认。

　　既然肯定了未注册商标实际使用情况能够影响商标的近似判断，那我们再来看看如何提供实际使用证据才能实现这一目的。在上述案例1中，秦岭峰业公司虽然提供了其“五龙”商标实际使用的证据材料，但这些证据材料最终未得到法院的采纳，从法院的判决来看，原因在于无论其提供的销售发票还是广告发票，均未体现出被异议商标“五龙”，即使有部分产品实物照片体现了被异议商标，但又无法确认其形成时间，因此导致了法院认为其证据材料不足以证明被异议商标经过广泛使用、宣传，已经形成了稳定的市场消费群体，从而不会与引证商标造成混淆、误认。而在上述案例2中，涉案人滨河食品公司提供了其“滨河九粮液”产品自2000-2012年所获得的荣誉证据、“滨河九粮液”在甘肃省内各媒体和户外广告的宣传证据、以及“滨河九粮液”产品在2012年在四川、贵州等地参加糖酒博览会、交易会展览的证据等。最终北京高院认为滨河食品公司在“1996年就开始使用‘滨河九粮液’商标，并获得过一定的荣誉，使用被异议商标过程中也没有证据显示消费者存在与引证商标混淆误认的情形，近期来滨河食品公司使用‘滨河九粮液’商标的商品在全国性的糖酒博览会、交易会上展览和交易，其使用地域也不限于甘肃省境内。综合考虑引证商标的知名度和被异议商标的使用及知名度等因素，可以认定引证商标与被异议商标共同使用在相同商品上不会导致消费者的混淆误认，不构成近似商标。”通过对比可以发现，滨河食品公司提供的商标使用证据持续时间更长、使用范围更广泛、知名度相对更高，其证据形式也相对更为合理。笔者认为，在评审案件及后续司法程序中提供商标实际使用证据，首先要考虑尽量能够体现商标名称的材料，比如能够体现商标名称的销售合同及发票、广告合同及发票；其次可以尽量收集能够体现商标名称的第三方评定、检验或者展示材料，比如荣誉证书、产品质检报告、参展材料等。与此同时，在组织提供使用证据应围绕通过使用所形成的市场实际为目的，在时间上形成持续性，以此形成较为完善的证据链。

　　上述案例充分体现了“商标包容性理论”的司法实践，“商标包容性理论”的司法精神首现于2011年最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）中，该意见的规定与北京高院在上述案例2中阐述的司法精神一致，即“相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。”笔者认为，“商标包容性理论”确实能够使得有限的商标资源在合理的市场格局中发挥积极作用，并能够进一步稳定市场经济秩序、促进经济社会的良性发展。

　　第三，未注册商标实际使用情况是否应考虑商标申请人的主观因素？

　　上述问题的答案无疑是肯定的，无论是北京高院对上述案例2的判决书，还是在上述最高院法发 〔2011〕18号意见中，都阐明了“认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定”。因此，未注册商标权利人使用该商标的主观状态，应当是判断商标近似重要的参考因素。其实，“采取包容性理论，首先应当以‘善意使用’为前提条件，也就是说在后商标确实不知道在先注册商标的存在，主观上不存在借用他人商誉、混淆误导公众的意图，客观上也不存在复制、模仿、翻译他人注册商标的行为。[iii]”如果不考虑主观因素而一味认可实际使用情况已经形成稳定的市场，可能会使“商标包容性理论”成为鼓励违法行为合法化的工具。其实在上述案例2中，涉案人滨河食品公司不但出品滨河九粮液系列产品，还同时出品滨河九粮春、滨河九粮神、滨河九粮醇等，而粮神、粮春、粮神、粮醇、粮王系列产品明显是五粮液所独创并通过长期的市场经营所形成的一种特殊品牌组合，这种品牌组合也已经为广大消费者及相关公众所熟知，而作为同行的滨河食品公司而言，对上述实际情况理应知晓，而且通过滨河食品公司的出品的部分产品来看，其实际中确实存在淡化“滨河”二字而突出“九粮液”、“九粮春”、“九粮醇”等标志的情况。因此笔者以为，滨海食品公司申请注册滨河九粮液，滨河九粮春、滨河九粮神等商标以及推出相关产品的行为难言善意，在这种情况下适用“商标包容性理论”存在一定的不合理之处。总之，如果在案件中仅考虑实际使用情况并忽略申请人的综合主观因素，这种做法反倒不利于已经形成和稳定的市场秩序，而且与《商标法》的立法宗旨以及“商标包容性理论”的司法指导精神相背。

　　注释：

　　i 北京市高级人民法院（2013）高行终字第1745号

　　[ii]北京市高级人民法院（2013）高行终字第1718号

　　[iii]《浅议商标领域的“包容性理论”》作者郭建广，载于《中国工商报》2015年04月28日A07版。

　　来源：超凡知识产权